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查看日志:注册商标不能成为著作权侵权的避风港
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  对于同一标的,原告享有在先著作权,被告在后有注册商标。原告认为被告使用其注册商标的行为侵犯了原告的著作权,被告认为其使用注册商标的行为系合法行为。法院认为权利人在行使自己合法权利的同时不应侵犯他人的合法权利,判令被告停止侵权并赔偿损失。

  《蜡笔小新》是日本公民臼井义人1990年创作的漫画作品。双叶社先后于1992年和1994年取得蜡笔小新图形(图一)及文字设计(图二)美术作品的著作权。

  20047月,双叶社发现恩嘉公司在其商品及宣传品上使用“蜡笔小新”。经查,恩嘉公司,以及另外两家公司——诚益公司和世福公司分别在不同类别商品上注册了“蜡笔小新”商标,诚益公司和世福公司将其注册商标许可恩嘉公司使用。

  于是,双叶社将恩嘉公司等三公司起诉于上海市第一中级人民法院(下称“上海一中院”),以三被告在商标中使用“蜡笔小新”的行为侵犯了双叶社享有的在先著作权为由,要求三被告承担相应的侵权责任。

  三被告辩称其于1997年即对“蜡笔小新”享有注册商标权,其对注册商标的使用没有侵犯双叶社的著作权。

  上海一中院认为“根据我国商标法的有关规定,对已经注册的商标发生争议的,当事人可以向有关行政主管机关申请处理,因此原告应当按照法律规定的程序解决其与三名被告之间存在的著作权和注册商标专用权之间的权利冲突争议,而且原告也已经对被告注册的商标向国家工商行政管理局商标评审委员会提出了争议裁定申请,故对于原告以此为由提起的侵权诉讼,本院不予受理。”裁定驳回原告的起诉。

  双叶社不服,提起上诉。上海高院认为“本案纠纷的实质是被上诉人实际使用的已经注册的系争商标是否侵犯了上诉人的著作权。因此,本案属于涉及注册商标授权争议的知识产权权利冲突案件,上诉人应该按照商标法规定的有关注册商标争议等救济程序予以解决,人民法院对此类纠纷不作为民事案件受理。”裁定驳回上诉,维持原裁定。

  双叶社仍然不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院认为,对产品销售、宣传等实际使用行为提起诉讼,属于民事权益争议,人民法院应当予以受理,并裁定指令上海高院再审。

  上海高院经过再审,认为双叶社以诚益公司、世福公司注册或者持有的商标非法使用了其享有著作权的“蜡笔小新”美术作品,侵犯了其著作权为由提起的诉讼,属于民事权益争议,符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定,人民法院应当予以受理。该院(2008)沪高民三(知)再终字第1号《民事裁定书》撤销原一、二审裁定,指令上海一中院对本案进行审理。

  上海一中院再审后于2012323日作出(2009)沪一中民五(知)再初字第1号《民事判决书》,认为“著作权与注册商标专用权作为各自独立的民事权利,具有各自的权利边界,权利人在行使自己合法权利的同时,亦不应侵犯他人的合法权利。被告恩嘉公司在行使其商标许可实施权过程中擅自实施了在先著作权人专有控制的行为,仍构成著作权侵权,应当承担相应的侵权责任。”判令被告恩嘉公司停止侵权并赔偿双叶社损失30万元。

  万慧达作为双叶社的代理人,参与了本案的一审、二审和再审的诉讼活动。

图一

图二

 

  短评

  商标与著作权的权利冲突既可能发生于商标申请注册的环节,也可能发生于商标的使用环节。

  对于前者,最高人民法院针对“一美元鳄鱼官司”在2005427日(2005)民三监字第2号函中指出:“在商标授权程序中,当事人仅因他人申请注册商标时使用其作品而主张保护著作权的,应通过商标法规定的异议等救济程序解决,在已提出异议的情况下,当事人又以他人使用其作品申请注册商标并获初审公告的行为构成侵权为由,提起民事诉讼的,人民法院不宜受理。”

  对于后者,最高人民法院针对本案在(2007)民三监字第14-1号《民事裁定书》中认为“双叶社的起诉请求不仅主张诚益公司、世福公司在注册或者持有的商标中非法使用了其享有著作权的‘蜡笔小新’美术作品,还主张恩嘉公司未经许可在产品销售、宣传时非法使用其美术作品。双叶社对上述产品销售、宣传等实际使用行为提起诉讼,属于民事权益争议,在符合民事诉讼法第一百零八条规定的情况下,人民法院应当予以受理。” 这样,最高人民法院通过两个具体案例对法院主管商标与著作权的冲突民事纠纷的界限作了区分:如果原告起诉被告申请注册商标的行为侵犯了原告的著作权,法院不予受理;如果原告起诉被告使用注册商标的行为侵犯了原告的著作权,法院应予受理。2008218日最高人民法院《关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第一款规定:“原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百零八条规定的,人民法院应当受理。”本案是这一规定在司法实践中的具体实现。

 

 

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